美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)提供使用證據(jù)的注意事項(xiàng)

作者：吳沛

美國(guó)作為世界最大的發(fā)達(dá)國(guó)家，一直是中國(guó)最大的出口市場(chǎng)國(guó)之一。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)出口商知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)的增強(qiáng)，出口美國(guó)前先尋求商標(biāo)權(quán)保護(hù)已經(jīng)成為共識(shí)。然而，由于美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)遵循“使用在先”原則，新的商標(biāo)申請(qǐng)需提供實(shí)際使用證據(jù)（Statementof Use），否則即使通過(guò)審查員的初步審查，也會(huì)注冊(cè)失敗。國(guó)內(nèi)很多申請(qǐng)人往往因使用證據(jù)的不合規(guī)，或者根本提不出使用證據(jù)而導(dǎo)致注冊(cè)失敗。

首先，需要明確提交使用證據(jù)的情形：

1、基于意向使用（intent to use）申請(qǐng)的。意向使用，即提交申請(qǐng)時(shí)沒(méi)有實(shí)際使用證據(jù)，一般申請(qǐng)人需在收到核準(zhǔn)通知（Notice of Allowance）之后6個(gè)月內(nèi)提交使用證據(jù)。在此情況下，申請(qǐng)人需在通知發(fā)出后6個(gè)月內(nèi)使用商標(biāo)并提交商標(biāo)使用證據(jù)和所需費(fèi)用。或者，也可以要求延期，在原來(lái)期限基礎(chǔ)上申請(qǐng)延期6個(gè)月，準(zhǔn)備并提交商標(biāo)使用證據(jù)。如果在延期6個(gè)月之后還無(wú)法提交商標(biāo)使用證據(jù)，申請(qǐng)人還可以再申請(qǐng)延期，即每6個(gè)月可以申請(qǐng)一次，最多可申請(qǐng)5次。（如果不申請(qǐng)延期又不能提交使用證據(jù)，申請(qǐng)商標(biāo)即會(huì)被視為放棄）。

2、基于已經(jīng)在美國(guó)實(shí)際使用的商標(biāo)的申請(qǐng)，美國(guó)專利商標(biāo)局（USPTO）要求在申請(qǐng)時(shí)一并提交使用證據(jù)，并且在注冊(cè)之日起第5-6年、第9-10年分別提交使用宣誓及使用證據(jù)。

3、基于馬德里注冊(cè)指定美國(guó)的申請(qǐng)，申請(qǐng)人需在注冊(cè)之日起第5-6年、第9-10年分別提交使用宣誓及使用證據(jù)。

4、基于已經(jīng)在國(guó)外注冊(cè)過(guò)的商標(biāo)的申請(qǐng)，申請(qǐng)人需在注冊(cè)之日起第5-6年、第9-10年分別提交使用宣誓及使用證據(jù)。

值得注意的是：如果在“通知”發(fā)出后6個(gè)月，申請(qǐng)人沒(méi)有及時(shí)提交商標(biāo)使用證據(jù)或要求延期提交，可以在過(guò)期后2個(gè)月內(nèi)提交請(qǐng)?jiān)笗�，呈�?qǐng)復(fù)活商標(biāo)申請(qǐng)（ file apetition to revive the application ）。

一般來(lái)說(shuō)，美國(guó)專利商標(biāo)局(USPTO)可接受的商品證據(jù)具體類型有：

1、貼有商標(biāo)的產(chǎn)品照片；

2、貼有商標(biāo)的外包裝；

3、產(chǎn)品標(biāo)簽或銘牌；

4、帶有該商品照片或文章描述該商品的網(wǎng)頁(yè)，商品應(yīng)附有該申請(qǐng)商標(biāo)與銷售該產(chǎn)品的信息（如類似于亞馬遜的網(wǎng)頁(yè)）；

5、商場(chǎng)銷售申請(qǐng)商標(biāo)指定商品的柜臺(tái)或者銷售指定商品店鋪的照片；

6、對(duì)于指定商品為可下載的計(jì)算機(jī)軟件，帶有申請(qǐng)商標(biāo)的使用手冊(cè)，或者符合以下條件的屏幕截圖：

1）含有可購(gòu)買或者下載該軟件的屏幕截圖，該截圖需帶有申請(qǐng)商標(biāo)標(biāo)樣；

2）打開該軟件時(shí)，導(dǎo)言頁(yè)面顯示申請(qǐng)商標(biāo)的屏幕截圖；

3）該軟件在運(yùn)行時(shí)顯示申請(qǐng)商標(biāo)標(biāo)樣的截圖。

同時(shí)，申請(qǐng)商標(biāo)時(shí)指定的服務(wù)項(xiàng)目證據(jù)通常包括以下類型:

1. 紙質(zhì)或者網(wǎng)絡(luò)廣告；

2. 宣傳手冊(cè)；

3. 餐館的菜單；

4. 營(yíng)銷推廣材料；

5. 名片、公函抬頭；

6. 商業(yè)標(biāo)識(shí)與廣告牌照片；

7. 樂(lè)隊(duì)表演時(shí)帶有樂(lè)隊(duì)名稱的照片。

商標(biāo)申請(qǐng)人提交的證據(jù)必須是真實(shí)的、未經(jīng)修改的原始證據(jù)，清晰可辨，并要求附有申請(qǐng)人的書面聲明，證明所提交證據(jù)的實(shí)際使用日期至少早于所申請(qǐng)的商標(biāo)申請(qǐng)日期。

合規(guī)的證據(jù)總是相似的，不合規(guī)的證據(jù)則各有不同，美國(guó)專利商標(biāo)局往往基于以下原因，駁回商標(biāo)申請(qǐng)人提交的證據(jù)：

1、所提交的證據(jù)沒(méi)有顯示申請(qǐng)商標(biāo)；

2、所提交的證據(jù)沒(méi)有體現(xiàn)申請(qǐng)商標(biāo)所指定任何產(chǎn)品或服務(wù)；

3、沒(méi)有實(shí)際使用的證據(jù)；

4、所提交的證據(jù)證明申請(qǐng)商標(biāo)所指產(chǎn)品尚未上市，如：預(yù)售訂單，是不能被視為合規(guī)的使用證明；

5、偽造或修改的商品照片；

6、不能證明申請(qǐng)商標(biāo)與所指定的服務(wù)項(xiàng)目的直接聯(lián)系。

綜上所言，美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)不僅需要在申請(qǐng)時(shí)提供使用證據(jù)，而且需在商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)之后，自注冊(cè)之日起第5-6年與第9-10年提供相應(yīng)的使用證據(jù)。同時(shí)，使用證據(jù)的類型多樣，商標(biāo)申請(qǐng)人需要在日常的商業(yè)活動(dòng)中注意收集保存各種類型的使用證據(jù)，以免商標(biāo)權(quán)利出現(xiàn)瑕疵

美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)不僅需要在申請(qǐng)時(shí)提供使用證據(jù)，而且需在商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)之后，自注冊(cè)之日起第5-6年與第9-10年提供相應(yīng)的使用證據(jù)。